如何理解“三步法”？实例分析无锡市宏霸机电设备有限公司诉利纳克有限公司专利无效案

原创作者 Gin 1月29日

在专利审查实务中，如何理解和运用“三步法”判断发明是否具有创造性极为重要。本文将以真实的专利判决文书为指引浅析这个问题的答案。

2021年1月11日，北京市高级人民法院对无锡市宏霸机电设备有限公司等与利纳克有限公司的二审行政判决书公开，在该判决文书中，北京高院给出了对如何利用“三步法”来答复创造性的参考答案。

利纳克公司于2015年1月14日签署授权委托书，授权力纳克深圳公司在中国境内独占许可涉案专利权，并以自身名义打击侵权行为，提起侵权诉讼并有转让委托权。经过调查，宏霸公司长时间侵犯涉案专利权，给力纳克深圳公司造成了重大的经济损失。2015年力纳克传动系统(深圳)有限公司诉无锡市宏霸机电设备有限公司侵害其外观设计专利以及另一份发明专利，诉讼中宏霸公司向专利复审委员会提出涉案专利无效宣告申请，复审委最终决定维持涉案外观设计专利权有效，发明专利部分权利要求基础上维持专利权有效。最终江苏省无锡市中级人民法院判决宏霸公司在保护期内制造、销售侵权产品，应即刻停止侵权行为并赔偿。

在该案所涉及的两份专利中，我们着重解读发明专利。该发明专利由丹麦利纳克公司于2005年2月24日向国家知识产权局提交，名称为“具有过载离合器的线性执行机构”的PCT发明专利，于2010年8月4日获得授权，专利号200580005960.6。

无锡宏霸公司于2015年8月7日提出无效宣告，要求无效权利要求1-10，同时提交14份证据。专利复审委于2016年3月2日作出审查决定，宣告权利要求1-8、10无效，在权利要求9的基础上继续维持专利权有效。

专利复审委员会认为，证据1与权利要求1公开的技术内容相比，区别仅在于减速机构的具体结构，而这种减速机构可以从证据2、9、10中所公开的信息得到，因此判断权利要求1所要求保护的技术方案不具备创造性。利纳克公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院将案件争议的焦点总结为四个问题：证据1是否公开了权利要求1中“后部固定件”的技术特征(该部件为证据1与权利要求1公开技术内容的唯一区别)；权利要求1中的轨道轮是否可以在未提及“旋转”的前提下被毫无疑义地确定为是旋转的；在证据1的基础上结合证据2、9、10和本领域常规技术手段得到权利要求1的技术方案是否显而易见；以及权利要求2-8和10作为权利要求1的从属权利是否具备创造性。

北京知识产权法院仅在上述第三个问题中对利纳克公司的主张予以支持。在对相关机械结构进行了详细解构之后，北京知识产权法院认为证据1的减速机构与证据2中的减速机构实际上工作方式并不相同，若将证据2中的机构应用到证据1中，将会妨碍证据1中减速机构和安全装置的正常工作，这使得本领域技术人员没有动机将证据2中的机构结合到证据1中，证据9和10同理。

专利复审委员会对此表示反对，提出本领域技术人员将两份现有技术进行结合时，不应该因为两种结构的工作方式存在差别而简单地认为二者不具有结合启示。复审委员会因此坚持认为权利要求1并不具备创造性。原告宏霸机电同样不服，双方于是向北京市高级人民法院提出上诉。

北京市高级人民法院认为二审的争议焦点在于权利要求1是否具备创造性。创造性要求发明具有突出的实质性特点以及显著的进步。北京高院认为，所谓发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的；发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。判断发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

判断创造性的“三步法”首先需要确定最接近的现有技术，然后确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，最后判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

北京高院在判决书中强调，在运用“三步法”判断显而易见性时，应明白所解决的技术问题才是技术方案的发明目的和动机所在。发明应视为一个整体，而不能割裂特征之间的关系或者将技术特征割裂开进行单独分析，而忽略特征在整体技术方案中所发挥的作用。

“在具体案件中，判断‘现有技术整体上是否存在某种启示’，要关注的是要求保护的技术方案整体上是否显而易见，而不是区别特征本身是否显而易见，在考虑本领域技术人员能否将其他对比文件提供的技术手段与作为最接近现有技术的对比文件相结合时，也需要将对比文件作为整体看待，根据发明实际解决的技术问题，考虑对比文件之间的关系，包括技术领域的相关性、是否存在结合的难度或相反教导等，从而确定本领域技术人员是否会将其他对比文件公开的内容应用到最接近的现有技术中。”

北京高院赞同原审法院的观点，即将证据1与证据2,9,10相结合会妨碍证据1的正常工作，本领域内技术人员因此没有动机将证据1、2、9、10相结合，因此维持原判。

我们可以结合美国专利法中的“非显而易见性(nonobviousness)”来理解。在经历KSR 一案之后，美国最高院将原有的“教导-启示-动机(teaching-suggestion-motivation)”判断方法改成了更主观的“明显尝试(obvious to try)”判断法则。美国专利审查指导手册(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)中列举了数个判断方法的细节，其中对我们最具参考价值的是这条：“如果在先技术或现有知识中存在着一些指导、启示或动机，使得本领域的普通技术人员能够获得改进在先技术或结合在线技术的灵感，从而得到发明技术，那么该发明技术‘显而易见’”。

专利法第二十二条第三款规定：“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”在我国的专利审查实践中，创造性判断的重点往往更多落在“是否具有突出的实质性特点”，而“显著的进步”却在实际的审查过程中慢慢淡化。该案例的判决书给我们看到了新的趋势，“显著的进步”的重要性在上升。可以预见，随着这一变化，专利权的授予标准总体上将变得更加严格。