在我们选择知识产权策略时，专利与商业秘密几乎不能共存，通常要么选这个要么选那个。那么就让我们来盘点一下对于两种知识产权策略选择的影响因素。
1. 判断是否有信息披露的商业需要。一些企业有披露其秘密的商业需要，比如如果企业拒绝披露其制造的一款新的路由器的设计方案，那么就不会有人购买。因为顾客必须要知道该设备不仅仅像广告中的一样工作，而且将符合标准并与现有设备适配。而食品的配方则是可以通过商业秘密来保护的。
2. 判断技术的竞争前景，以及是否易于被侵权。监督跟踪技术相关市场不仅仅是洞察侵权，还需要能够识别那些具有主导市场能力的侵权者。当你的技术缺乏有助于维权的市场结构，那么其专利可能会有益于竞争对手而不是专利所有者。
3. 判断技术的许可前景。一项有价值的技术在市场上被认可，就势必要保证向市场提供可靠、过剩的供给。向其他企业甚至其竞争对手进行技术许可，操作起来有其实用主义的必然性。就这一因素的比较而言，专利许可更容易且比商业秘密风险小。更容易是因为专利排他性是法律上授予的，并且不受制于披露带来的突然损失；而风险小是因为第三方被许可人不需要被引入信任清单。
4. 判断技术的续存时间及保护范围。针对续存时间的考虑，专利相对商业秘密而言需要技术有更长的续存时间。显然专利只对至少具有几年（甚至更多年）期望寿命的技术有意义。毕竟专利权所有人必须能够就其投资赢取回报。但是，重点应该在于该专利技术的寿命，而不是一个特别产品的寿命。支持绩效改进或能力提升的主要创新，常常是通过多代短暂的产品而持续存在。因此，把专利决策孤立地基于任何单一产品将会减少专利保护的长期战略利益。
对于保护范围的问题。我们打个比方，假使，你得到了一项专利，并成功地防卫了它所覆盖的领地，没有其他人可以使用你的方法。但是，除非选择专利途径是商业可行的唯一方式，否则哪怕你拥有的是解决问题的唯一方法，即使选择其他方法成本更高、耗费时间更长，别人也会选择开发一种替代物。因为，如果专利不能把竞争对手排除在外，或至少把竞争对手置于不利的市场地位，那就没理由为专利花费很多。
5. 判断维权风险。判断维权风险即是考虑诉讼对知识产权资产的影响。就专利而言，一个专利所有人断言别人侵权，一定是敢于让他的对手对该专利的有效性或可维权性进行挑战。并且，一旦该专利被宣布无效，它就丧失了权利；一旦专利被宣布无效，它就对任何人都不存在价值，胜利的被告决不是唯一的赢家。当然，在提交专利申请之前文献检索越多，并且专利披露越彻底，专利无法维权的风险越低。
而对于商业秘密，一般是在防止专利进入公共视野的前提下，其所有人必须准备向法庭和外部被告定义并披露商业秘密的细节。另外，商业秘密的所有人不需要像专利的所有人那样高度警惕地追捕权利的滥用，因为这么做可能会导致商业秘密的完全丧失。
除了以上五条外，还应额外考虑导致权力丧失的风险因素。商业秘密权力丧失，有两种情况。一是当你的竞争对手提交了该商业秘密技术的专利后，你将不能再继续使用自己的商业秘密；二是由于长期使用商业秘密，而无法获得你自己专利。
当然面对第一种风险，可以考虑使用“防御性发布”战略：有公司常常在网络媒体上，公开发布一些目前显得过于不定或不经济的想法，这些想法不值得申请专利，但这种公开发布可能会在将来的某一天有用。早期的公开发布可以阻止任何人就一项发明获得专利。
而面对第二种风险，在寻求专利保护时，因之前的秘密商业使用而不能获得专利权，这个似乎不是问题。如果之前的商业秘密使用真的是秘密的，专利法不会禁止商业秘密转向专利体系寻求保护。但是，商业秘密多少都会有所披露，这些披露都可能被认为是妨碍获得专利的公共使用。此外，商业秘密被使用的时间越长，其他人不得不去研究同一解决方法的时间也越长。而从权利丧失的威胁中解放出来的专利寻求者，也势必去面对现有技术突破的问题。
本文摘编自《写给管理者与投资者的知识产权——针对创新型企业的知识产权的评估、保护与利用指南》。本书作者为Morgan Lewis & Bockius律师事务所合伙人斯蒂文 J·弗兰克，由北京理工大学专利中心主任、北京理工纬铂知识产权代理有限公司总经理仇蕾安翻译。
要想在当今激烈的市场竞争中取得胜利，就必须在对知识产权进行深入理解的基础上，进而将知识产权转化为武器、盾牌和可货币化的资产。本书注重结果导向和国际聚焦，对于在商业与创新交汇领域中担任决策职能的企业人而言，是必备的知识产权战略实务。
