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实务 | 在美专利诉讼,显而易见性的认定不应基于结论性专家证词

原创作者:封丽 YoonheeKim 9月18日


在美国,专利可以因为发明的显而易见性在法院或专利局诉讼中被无效掉。显而易见性的挑战通常需要专家意见的支持。然而,显而易见性挑战不能仅凭专家结论性的意见(conclusory opinion)就可维持,而是必须有一些明确的证据推理来支持。KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418 (2007)。在TQ Delta,LLC v. Cisco Systems, Inc., 942 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2019)一案中,联邦巡回上诉法院就专利局PTAB诉讼中支持显而易见性的专家证词,做出了进一步的指导。
在TQ Delta一案中,思科基于两篇对比文献Shively和Stopler向PTAB请求对TQ Delta的专利进行复审(InterPartes Review)。被挑战的专利是有关通过扰乱多个并行载波的相位来降低信号的峰均比(PAR)的通信系统。同上,1355-56页。虽然两篇对比文献和被挑战专利都属同一技术领域,但Shively和Stopler均没提及PAR。同上,1356页。思科专家声称因为Stopler教示采用相位扰频来“随机化”数据,一般技术人员会有动机利用Stopler的随机方法来降低Shively的PAR,从而实现被挑战专利的发明。同上,1356, 1361-62页。PTAB在很大程度上依赖思科专家的证词,从而认定所有权力要求因显而易见性而无效。同上,1357页。
联邦巡回上诉法院推翻了PTAB的显而易见性的认定,认为思科的专家证词只是结论性 (conclusory)的,并无实质证据的支持。上诉法院首先回顾了某些相关的先前案例。在那些案例中,基于结论性专家证词的显而易见性的认定均被推翻了,因为法院担心这样的专家证词有可能是后见之明 (hindsight):即利用被挑战的专利作为模板或路线图来回溯找寻先前技术,然后把对比文献中找到的发明元素拼凑起来以证明被挑战专利的显而易见性。同上,1359-61页。联邦巡回法院解释说,知晓一个问题的存在和有解决这个问题的动机,与组合某些特定对比文献来具体解决这个问题的动机是两个不同的概念。同上,1360页。前一个动机是解决问题的愿望,后一个动机则是为什么一个一般技术人员会选择组合这些对比文献来具体解决这个问题。换句话说,显而易见性的挑战必须有一些明确的推理和一些合理的证据来支持组合特定对比文献的动机。同上,1359页。如果专家证词解释中有技术层面的漏洞,单凭对比文献和被挑战专利的“相似性” 是无法弥合专家证词中的技术漏洞的。同上,1360页。
在本案中,联邦巡回法院认为PTAB显而易见性的认定也犯了同样的错误,因为PTAB所依赖的思科专家,其证词声称一般技术人员有动机(motivation)使用Stopler随机化来降低Shively的PAR,但是对比文献中根本没有提及PAR,也没有任何其他教示来支持该动机。同上,1361-62页。法院认为,思科专家证词中关于动机的唯一支持仅仅是Stopler中的两句话披露了相位扰乱,但是Stopler没有提供对PAR的明确讨论或与PAR的任何关联,该专家也未提供任何其他信息以支持在本发明产生时一般技术人员会将Stopler随机化视为降低Shively PAR的解决方案。同上。法院认为思科专家有关动机方面的证词仅可能得到被挑战专利本身的支持,也就是说,专家是以被挑战专利为模板,在对比文献基础上重建被挑战的发明,这种后见之明的推理是不允许的,因此不能维持PTAB的显而易见性的认定。
专家证言在显而易见性挑战中非常重要。虽然专家证词是证据,但专家证人结论性的,没有合理支持的断言是不会被接受的。PTAB和法院在审查显而易见性时将继续要求专家证词必须要有足够的证据支持,并且要摆脱后见之明。不管挑战者还是专利权人,都应认真分析对比文献,不仅在文献中要找到对应的权利要求要素,也要找到理由来解释一般技术人员会把这些文献教示结合起来的动机。仅将参考文献中找到的权利要求的要素拼凑在一起,而没有具体解释为什么要把这些要素结合起来是不够的。

本文作者

封丽博士 飞翰律师事务所华盛顿特区办公室 合伙人

Yoonhee Kim 飞翰律师事务所华盛顿特区办公室 律师


本文中的观点仅是作者的观点,而不是飞翰律师事务所或其客户的观点。


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