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连载 | 美政府承包商和授权研究人员对专利侵权的抗辩①

关于本文


本文已被狄金森法律思想学院授权管理员纳入教师学术著作中,由迪金森法律思想学院奖学金免费提供。作者丹尼尔·M·康威(Danielle M. Conway)少校。

本文译者肖进,原第二炮兵专利服务中心主任。自1985年参与国防知识产权工作,代理过数百件专利申请,承担过多项国防专利相关课题研究,并参与了《知识产权与国防使用》《知识产权与国防秘密》的撰写。至今持续专注于从事国防知识产权理论政策研究。




导言


政府采购人员的任务是为了美国政府的利益,在知识产权资产的采购和管理方面与时俱进并进行创新。根据这些方针,美国政府增加了联邦开支,用于发展私人和公立大学内的研究实验室和研究项目。当美国政府与大学和私人实验室建立研究关系时,会出现实际和技术性的采购和拨款问题。这些问题包括:采购法规是否适用于联邦政府与承包商或资助接受者之间签订的协议,以及大学是否“代表政府”进行研究以获得知识产权侵权索赔的豁免权。北卡罗来纳州中区联邦地方法院最近在“马迪诉杜克大学”案中审议了后一个问题。[1]该案是从1995年开始的旷日持久的诉讼,涉及一名大学研究人员的专利权主张和对于杜克大学未经授权使用专利发明的专利侵权指控。

地方法院在马迪诉杜克大学案的判决中提出和解决的问题对美国政府,特别是国防部的研究和技术创新任务具有重要意义。具体而言:大学是进行尖端基础和应用研究的沃土。事实上,大学教师和研究生所做的研究往往是联邦政府在开发两用技术方面领先于外国政府的竞赛中的一个重要组成部分。因此,马迪诉杜克大学案是政府律师、采购/资助专家和技术经理需要考虑的一个重要案例,以便美国政府能够更好地确保大学及其优秀人才仍然愿意并能够根据政府合同或联邦资助进行研究,而不会出现潜在的知识产权侵权索赔。



背景


1988年,杜克大学聘请激光技术领域的著名科学家John M.J. 马迪博士为物理系教授。杜克大学希望马迪博士能协助建立一个自由电子激光实验室(FEL Lab),并协助学校获得联邦研究基金。事实上,马迪博士协助杜克大学从海军研究办公室(ONR)获得联邦研究经费。[2]马迪博士的自由电子激光实验室包含大量的设备,杜克大学需要在其物理学大楼上扩建,以便容纳这些设备。[3]马迪博士实验室中的几件设备由马迪拥有的专利所涵盖,即美国专利号4,641,103,涵盖微波电子枪,以及美国专利号5,130,994,涵盖同时进行窄光谱分辨率和快速时间分辨率光谱的自由电子激光振荡器。[4]

马迪博士在杜克大学工作了近10年,1998年因与杜克大学就其有效管理自由电子激光实验室的能力发生争执而辞职。具体来说,马迪博士辩称,由于这一争端,杜克大学密谋控制自由电子激光实验室及其专利技术,解除了他实验室主任的职务,并请求海军研究办公室解除他作为ONR拨款首席研究员的职务。[5]尽管马迪博士辞职,杜克仍继续使用实验室的设备,包括马迪博士专利所涵盖的设备。基于这种未经授权的专利使用,马迪博士起诉杜克侵犯专利权。作为回应,杜克大学认为,所有使用自由电子激光设备的行为都是根据ONR拨款或其他政府研究拨款或授权进行的。[6]



问题


马迪诉杜克大学案提出了一些重要的问题,涉及根据政府合同或执行联邦研究基金任务的联邦承包商和研究人员在私人当事方起诉这些承包商或研究人员侵权时,可利用的抗辩理由。具体而言,本案涉及到证明哪些政府声明或活动符合政府授权和同意的要求,以及寻求专利侵权豁免的承包商或研究人员的行为是否在这种授权和同意的范围内。此外,马迪案还讨论了关于由私人当事方之间的专利侵权索赔而提出的拜杜法所设立的政府许可征抗辩的资格问题。


未完待续




引用出处

[1]《联邦判例补编》第二辑第413卷第601页(M.D.N.C.2006)。

[2]同上,第603页。

[3]同上。

[4]同上。

[5]同上。

[6]同上。


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