连载 | 美政府承包商和授权研究人员对专利侵权的抗辩②

联邦法律规定，在某些情况下，政府承包商和研究人员可免受专利侵权的指控。第1498条部分规定：

凡是美国专利所描述和涵盖的发明，在未经其所有人许可或没有合法权利使用或制造的情况下，由美国或为美国使用或制造，所有人的补救办法是在美国联邦索赔法院对美国提起诉讼，以追回其对这种使用和制造的合理和全部补偿……

就本节而言，承包商、分包商或任何为政府服务的个人、企业或公司在获得政府授权或同意的情况下使用或制造美国专利中所述和涵盖的发明，应解释为为美国使用或制造。[1]

联邦巡回上诉法院将第1498条解释为有两个特点：免除第三方的专利侵权责任，以及放弃主权豁免权和同意美国的责任。[2]法院说明第1498条的目的是鼓励承包商为政府提供所需的商品、服务或研究，而不必担心自己要为侵犯发明人或专利所有人或受让人的专利而承担责任。[3]因此，承包商或研究人员如果证明其使用专利发明是经过美国政府授权和同意的，并且是为了政府的利益，那么在私人当事人之间的诉讼中就不能追究其专利侵权的责任。

A.侵犯专利的授权与同意书

首先，第1498条要求提出抗辩的当事人得到授权和同意。如果政府明示或默示同意侵权，则使用是在政府的授权和同意下进行的。

1.明示的授权和同意

在某些情况下，政府明确授权并同意在履行政府合同或资助研究时侵犯专利发明。这种明示同意通常包含在政府合同或授权书本身的语言中，或包含在政府的其他正式书面授权中。[4]即使正式书面文件是授权和同意的证据，也不需要采取特定的形式。[5]此外，授权和同意可以是广泛的，也可以是有限的，取决于双方的意图。

a.广泛的授权和同意

如果双方打算获得广泛的授权和同意，则可以扩展到任何专利发明和任何侵权使用。例如，联邦采办条例（FAR）和联邦研发合同的合同条款提供了广泛授权和同意语言的例子。具体而言，FAR第52.227-1部分规定：

政府授权并同意在履行本合同或任何层级的任何分包合同时使用和制造美国专利中描述和涵盖的任何发明。[6]

通过选择谈判广泛的授权和同意条款，政府确保其承包商或研究人员有自由使用专利发明来完成政府计划或合同要求完成的任何工作。

b.有限的授权和同意

对于专利侵权，政府可以选择协商一个更为有限的授权和同意。有限授权和同意可能会限制承包商或研究人员仅使用某些专利发明，或仅使用完成合同或研究工作所需的那些用途。例如，FAR第52.22 7-1部分还规定了更为狭窄或有限的授权和同意。该条款在相关部分规定：

（a）政府授权并同意在履行本合同或任何层级的任何分包合同时，使用和制造美国专利中描述和涵盖的任何发明

（1）体现在任何物品的结构或组成中，政府根据本合同或

（2）用于机械、工具或方法中，其使用必须由承包商或分包商遵守

（i）构成本合同一部分的规范或书面规定，或（ii）合同官员指示履行方式的具体书面指示。[7]

通过限制授权和同意的范围，政府控制了其承包商或研究人员侵犯专利的程度，也控制了政府对专利的发明人、所有人或受让人的责任范围。[8]因此，有限授权和同意的作用是有限地放弃主权豁免权，而不是完全放弃。[9]

2.默示的授权和同意

在其他情况下，政府可能不会使用宽泛或狭义的语言明确同意承包商/研究人员使用专利发明；相反，可能会发现政府提供了默示同意、默示授权，[10]并且在“（1）政府明确承包工作须符合某些规格；（2）不侵犯专利就不能符合该规格；（3）政府对侵权有所了解；或政府要求私人承包商使用或制造被指控侵权的装置。”[11]

因为根据第1498 条，默示同意也是对主权豁免权的放弃，所以必须对这种授权和同意进行狭义的解释。[12]承包商或研究人员负有举证责任，证明政府授权并同意其专利侵权行为，因为第1498条是一种肯定性的抗辩，它将豁免其他侵权行为。[13]此外，承包商或研究人员必须证明其侵权行为属于政府授权和同意的范围。[14]

为了政府的利益

第1498条肯定性抗辩的第二条要求是，承包商或研究人员须证明其对专利发明的使用是为了政府。如果使用是为了促进和实现政府政策声明，则是为了政府的利益。[15]

在私人当事方诉讼中主张第1498条的抗辩

一般来说，当专利持有人对政府的代理人（承包商或研究人员）声称专利侵权时，第1498条规定了一种肯定的抗辩，仅适用于未经许可使用发明的情况。因此，第1498条为承包商或研究人员提供了积极的辩护，这些承包商或研究人员在未经许可的情况下，在政府授权和同意的情况下，为了政府的利益使用专利发明，而不考虑政府在发明中最终可能拥有的权利。[16]作为一个实际问题，第1498条授予政府一项强制性的、可赔偿的专利许可，只要求政府为承包商或研究人员使用专利发明支付合理的赔偿。此外，第1498条的肯定性抗辩是为了保护那些被要求使用他人专利发明的承包商或研究人员免受专利侵权诉讼，而政府不是此类诉讼的一方。

杜克大学发现自己是这类诉讼的当事人。重要的是，马迪博士没有起诉政府侵犯专利权；相反，马迪博士只是起诉杜克大学在自由电子激光实验室的运作中继续使用他的专利发明。针对马迪博士的专利侵权指控，杜克大学主张第1498条的抗辩。具体而言，杜克大学辩称，它仍然是海军研究办公室的研究者，并在ONR联邦研究资助下工作，该资助提供明示或暗示的授权，并同意为政府的利益使用专利发明。此外，杜克大学辩称，它的所有用途都在政府授权和同意的范围内，因为它正在进行联邦资助的研究。

地区法院的结论是，虽然研究资助本身并不一定提供授权和同意，但如果受资助人证明了必要的前提条件，他仍可以利用第1498条抗辩。因此，地区法院指出，必须对声称提供政府授权和同意的特定政府资助的声明或方面进行分析。因此，地区法院分析了联邦拨款协议、记录簿和操作笔记本，以确定FEL实验室设备的使用是否在相关联邦资助计划的范围内。[17]

关于分别与国防部和能源部签订的两项资助协议，地方法院得出结论，杜克大学使用马迪博士的103号和994号专利属于联邦拨款计划的范围，并受第1498条肯定性辩护的保护。地区法院认为，“海军研究办公室特别修订了拨款条款，纳入了国防部的一项条款，规定‘本协议项下的工作对美国政府至关重要’，以及‘美国政府授权并同意过去和将来使用和制造该项技术’[103号专利]中所述的发明，并由其涵盖，用于执行本协议或任何层级的任何子协议项下的工作。”[18]地方法院引用了资助协议的另一条规定：“根据《美国法典》第28篇第1498条，本协议项下的接收人或任何人使用或制造[103号专利]，任何子协议项下的公司或企业均被解释为为美国使用或制造。”[19]地方法院还引用在能源部关于[994号专利]的拨款协议中类似的授权和同意语言。

根据这些调查结果，地区法院得出结论认为，具体的资助条款明确规定，政府明确授权和同意在执行相关资助协议所涵盖的具体项目时使用专利。地区法院进一步得出结论，毫无疑问，在资助范围内的使用是为政府服务的，并且得到了政府的授权和同意。例如，地区法院指出，“为陆军进行的与“战士”“军事相关”的研究将完全在第1498条最初的设想范围内，是为政府的使用”。[20]地区法院解释说，由于它对有利于政府目的的授权和同意的看法，杜克大学在随后的诉讼中所要做的就是提供证词和证据，证明其研究工作在国防部和能源部的拨款范围内，以便成功地提出第1498条的肯定性辩护。[21]