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评论 | 美专利法:平衡、平衡、再平衡的知识产权政策

关于本文


2020年11月13日,美国联邦巡回上诉法院前首席法官保罗 R米歇尔(Paul R. Michel)阁下在UIC约翰-马歇尔法学院举行的第64届知识产权年会上发表了主题演讲。UIC·约翰·马歇尔法学院的知识产权、信息和隐私法中心在虚拟平台上主办了此次会议,与会者、演讲者和小组成员通过视频会议软件进行演讲和互动。本文译自米歇尔法官的主旨演讲。
本文译者肖进,原第二炮兵专利服务中心主任。自1985年参与国防知识产权工作,代理过数百件专利申请,承担过多项国防专利相关课题研究,并参与了《知识产权与国防使用》《知识产权与国防秘密》的撰写。至今持续专注于从事国防知识产权理论政策研究。


美国专利法:平衡、平衡、再平衡的知识产权政策

——前首席法官保罗·米歇尔在UIC·约翰·马歇尔法学院第64届知识产权年会上的主旨演讲

保罗·R.米歇尔(PAUL R. MICHEL)※

大家早上好,欢迎来到UIC·约翰·马歇尔法学院年度知识产权大会。我是从联邦巡回法庭退休的保罗·R.米歇尔法官,我将发表一些初步的看法,尝试为这次计划极其周密、涵盖了如此多的国内和国际问题的会议做铺垫。如果我的讲话要有标题的话,我建议最好的标题是这样的平衡、平衡、再平衡的知识产权政策”。

先说说专利吧。很显然,在专利方面,尤其是在美国,至少有四个方面的重大困难。

第一个问题是关于可授权主题资格的第101条,它是如此不可预测,难以应用,产生不一致的结果,等等。

第二个是禁令的问题,现在获得禁令要困难得多,特别是对某些当事方而言。

第三个问题是《莱希-史密斯美国发明法》(Leahy-Smith America Invents Act,AIA)在新扩大的专利审判和上诉委员会(PTAB)进行的审查,以及那里的程序和负担与平衡,这些程序和负担可能至少在历史上和目前的某种程度上对专利所有者不适当地倾斜,而对挑战者有利。

第三个问题是诉讼成本,不仅是美元,而且是延迟和不确定性,以及大规模发现造成的干扰等等。

重要的观点是,商业环境在不断变化,科学的进步在迅速发展,当然判例法也在不断变化。需要不断调整法律制度,以适应商业和科学现实,这是一个巨大的挑战,在我看来,这没有得到很好的满足,至少在美国是没有。

这些变化几乎是持续不断的,它们导致法律制度,特别是法院判例,往往远远落后于当地的现实。

例如,在美国,专利权是否甚至是产权,这一点比以往任何时候都不清楚,或者,在最高法院称为“石油国家”[1]的案件中,仅仅是一种“公共特许权”,几乎任何人都可以随时出于任何原因撤销该专利权。如果在一定程度上保持这种观点,那么专利就只不过是一张纸而已——不是排除权,而是提起诉讼的权利。

现在,这引发了一个问题,即许多专利权人是否有能力通过提起诉讼来执行他们的专利。这通常需要5到8年的时间,花费500万到1000万美元。结果可能非常不确定,无论是在PTAB,还是后来在地区法院或国际贸易委员会,无效的风险都很高。

在上个世纪,有一种我认为是荣誉制度的制度。上世纪90年代,专利获得了大规模授权,几乎没有诉讼——这是常态。今天的标准大不相同。有人称之为“高效侵权”,事实上,现在许多大公司的标准做法是,不主动取得许可证,等待被起诉,在十年左右的时间里与诉讼抗争,取得许可证,或者在漫长的过程结束后才赔付。

关于曾经给予专利权人相当大影响力的禁令,这种影响力现在基本上消失了,因为正如我提到的,禁令现在变得更加难以获得,特别是对于非制造实体。所以杠杆率下降了。

近年来,由于法律的变化,包括专利审判和上诉委员会、最高法院关于主题资格的案件以及相关的发展,专利的平均价值也是如此。

如果我们将专利制度与商标制度进行比较,我认为商标制度的效果要好得多。诉讼往往更快、成本更低,而且最终是决定性的,往往是通过简易判决解决。其结果要么是在很早的时候以相对较低的成本自愿和解,要么是快速的禁令,然后促使和解。所以这个制度看起来相当不错。

至少在我看来,版权制度的效率和效果可能不如商标制度,但在产生实际的、有益的结果方面,还是相当不错的,比专利制度好得多。

当然,关于合理使用原则的范围,甚至是可版权性,有些地方还存在很大的不明确性,目前的谷歌诉甲骨文案就是一个例子。

当然,第四种知识产权制度是商业秘密。它们现在在联邦和州法院都可以执行。但在任何一个法庭上,我都认为商业秘密可能被证明是虚幻的而不是真实的,因为商业秘密的拥有者必须证明它采取了合理的预防措施来保护秘密,而在一个几乎所有计算机都可以被黑客攻击的时代,这将是很难做到的,因为大多数计算机都被黑客攻击过,因此,这就产生了一个问题:如果你把商业秘密放在公司内部的电脑上,你是否采取了足够的预防措施?

所有四种知识产权制度都是动态的,而不是静态的。我们经常忘记这一点。它们在法律层面以及实践、商业和科学层面都在不断变化。

这就提出了一个问题,至少对我来说,关于美国政府的三个分支机构——我暂时将行政部门排除在外,尽管这当然是专利商标局所在的地方——问题是:作为第三个分支机构的法院相对于国会的比较优势是什么?各有什么合适的角色?也可以问专利商标局或行政部门的相关实体的适当角色是什么?

作为一名前法官,我非常清楚,法院的先例是固定的,很难改变。在联邦巡回法院,有一个名为Newell的案例[2],该案例规定,除非国会、最高法院或联邦巡回法院的合议庭决定改变,否则任何先前的小组决定都将成为法律。作为一个实际问题,这意味着大多数小组和大多数案件都被锁定在先例上,而先例当然是向后看的,它发展缓慢,无法赶上不断变化的现实,它通常是过时的,过时的——不是错误的,而是过时的,或者至少是过时的。举几个例子:

前十年的“巨魔(troll)”叙事有一定的真实性——我认为它被利益相关方高度夸大了——但即使在那时,它也是一个二阶问题,它已经被一个一阶问题——高效侵权所取代。在过去的十年里,有很多关于“拦阻”理论的讨论,在我看来,这显然已经被“拒不让步”的现实所取代,成为更典型、更危险的问题。

与法院相反,国会本质上是向前看的,而不是向后看的。法规通常只对预期有效。

《美国发明法》(AIA)是在2011年通过的,所以我们在该制度下已经有了9年的经验,没有进行调整。同时,在《美国发明法》通过后的这10年里,我们有4个最高法院的案件[3],彻底改变了主题资格法,所以这就提出了一个问题,即国会是否需要重新审视《专利法》,并在认识到这些主题资格法案件造成的问题时进行调整。

同样,eBay案的实施,[4]虽然这是2007年的一项判决,但在过去十年中,联邦巡回法院最近的案件以及地区法院的案件受到eBay案实施的很大影响。

关于专利商标局(PTO)实施三类AIA审查,尤其是当事人间审查(IPR),在2014-2018年时代有了巨大的发展。在很多人看来,程序和负担对专利权人不利,需要调整,但国会没有重新审视2011年建立的这些制度。

现任专利商标局局长做了一些调整,有些是通过规章制度——比如将权利要求的解释标准从所谓的“最广泛的合理解释”改为“正确或朴素意义解释”的法院标准——在更非正式的层面上,局长试图减少一些重复的挑战,经常是两次,三次,四次,五次攻击同一专利,通常是同一方,更不用说其他人了。

当然,由现任专利商标局局长制定的非正式政策可以由下一任主管更改,并且似乎可能在2021年的某个时候会有新的局长。但是,无论是通过规章还是通过非正式的指导,专利商标局局长的手都被严重地牵制住了,因为许多可能需要的改变只能由国会来完成。

例如,证明专利无效的责任国会设定为“仅占优势”,而在法庭上,它要求“明确和令人信服的证据”,但如果将AIA标准改为法庭标准,就需要改变AIA,因此,需要国会。

在资格方面也是如此。法院要求当事人在对专利提出质疑之前必须有资格。专利商标局不需要,因为AIA这么说。

第三,在法庭上,对已发布专利的有效性有一个明确、有力的推定。而在专利审判和上诉委员会,如果这是真的,那就不那么正确了。同样,这需要国会采取行动。

禁令和资格也要求调整立法,至少作为一个实际问题。

自从梅奥案颠覆了主题资格法以来的八年里,最高法院拒绝了大约50份请愿书,要求它重新审视和修改梅奥/爱丽丝制度。[5]它拒绝了每一份请愿书。

当然,在联邦巡回法院,他们的手被最高法院的案例和他们自己的陪审团的判例所束缚,其中很多都是这样。关于禁令法,联邦巡回法院也被eBay案和它之前的先例所束缚。因此,它无法做出大的调整。所以,还是那句话,只有国会才能做出重大的调整。

关于第101条,2019年,专利界很多人努力进行主题资格改革,但遭到某些公司,特别是大科技和大银行以及一些盟友的反对,这一改革努力停滞不前。

同样,《更强有力的专利法案》(theSTRONGER Patents Act)解决了禁令、专利审判和上诉委员会当事人间审查方面的问题,也同样因一些相同公司利益集团的反对而陷入僵局。

在我看来,立法调整的必要性非常迫切。如果你把它与税法相比较,国会实际上每年都修订税法,或者至少每届国会都修订税法,但在我们这里,基本上比AIA晚了十年,尽管法院介入的事态发展影响重大,更不用说商业和科学进步了。这些改革努力的领导人蒂利斯和库恩斯参议员刚刚在参议院连任,因此在接下来的时间里可能会有更多的行动,但很难预测。

我还想提请大家注意我之前简单提到的问题,那就是在美国,诉讼费用非常巨大。几乎不可能掌控它的困难程度。即使是最终以简易判决或部分简易判决方式解决的案件,美国仍然存在的庞大的发现制度所造成的费用、延误和干扰也是非常高的。而一个案件如果要经过陪审团审判后一直到最后的判决,费用当然要高得多,我刚才提到了一些数百万美元/多年的数字。

这些成本问题的后果之一是,许多专利权人实际上无法通过地区法院诉讼或国际贸易委员会(InternationalTrade Commission)实际执行其专利,因此他们是否成为了二等专利权人?他们是否被迫接受实施者自愿提供的任何许可使用费(如果有的话)?

专利诉讼有时被某些人称为“王者的运动”。对于像苹果与三星的斗争这样的富裕公司来说,它行之有效,但对于普通专利权人,初创公司,大学,中小型或新兴公司而言,试图在法庭上执行一项专利是一个非常令人生畏的前景。当然,随着AIA审查的整个流程,这将几乎总是伴随着一个或多个无效申请,以及几年的延误和专利审判和上诉委员会的额外费用。

还有一个类似的问题,就是我们是否就禁令设立了两类专利所有人。当前,不制造的实体几乎永远不会获得禁制令。有时,一所大学可以获得一个禁令,但是其他不制造的实体几乎永远都不会获得禁令。另一方面,制造商通常会获得禁令,很容易获得禁令。那么,我们是否创建了不生产禁令产品的较小公司的二等公民?

还有其他问题,本次会议和众多非常专业的演讲者将会讨论。

我预计的一个问题是,在德国或英国,甚至中国进行专利诉讼是否比在美国进行诉讼更可取,因为那里的结果要快得多,便宜得多,可预测性强得多,而且在其他方面更有优势。例如,在德国,证明侵权后的禁令几乎是自动的——也有例外,而且正如你将听到的那样,这些例外正在得到一定程度的扩大——但与美国相比,如果你的专利被侵犯,你可以获得禁令,这一点还是要可靠得多。在中国也是一样,在中国,禁令是例行公事,虽然损害赔偿一直较低,但可能很快就会上升。所以很多问题,哪里是最好的诉讼地点。美国尽管是一个大市场,但它可能已经从排名第一的位置进一步下滑。

还有一个大会和你们大家都应该考虑的大问题,那就是我们的单一专利制度是否适用于所有不同的技术领域。有人建议,对于制药公司来说,它的工作方式应该不同于互联网公司。但问题是:根据不同的技术领域划分专利制度是否可行?

还有一个问题是:版权制度对有用的艺术和对创造性艺术一样有效吗?谷歌诉甲骨文案再一次证明了这一点。

另一个问题是,四种知识产权制度中是否有任何一种制度能够创造足够的激励措施来刺激我们所需的创新。例如,疫苗对公司来说通常没有什么利润,因此他们往往不会进行必要的研究和漫长的开发周期,它们的优先级较低。美国是否需要找到某种方法来解决这个问题,以便提前获得疫苗,而不是像我们现在这样试图追赶?

联邦政府提供了大量的研究和开发资金,但数据清楚地表明,私人投资远远超过了公共投资,公共财政也因为Covid-19而耗尽了资金,因为各种各样的问题——所以民间投资的重要性是巨大的,并且不断增长。

我要向你们提供的最后一个方面是全球化的现实。商业和科学是全球性的,它们正在迅速发展,它们越来越全球化。正如我所提到的,法院在适应现实方面,尤其是在美国境外,行动往往过于缓慢。很少有美国法官真正对商业、投资或科学有深入的了解。

我想说的是,知识产权的主要目标实际上并不是激励有创造力的人去创造。只要他们能谋生,他们就会尽力创造最好的生活。

知识产权更重要的功能是激励通常所需的巨额投资。因为这些投资风险高,成熟缓慢,而且成本非常非常高,所以激励必须很高,否则钱就不在那里了;这些投资将转而投资于娱乐、招待、电影或建设赌场之类的地方。因此,知识产权制度的主要目标实际上是风险资本家和银行家。

当然,在其他国家,公司可以得到政府的大量补贴——据我所知,中国在这方面做得很多——但在美国,政府对私营公司几乎没有补贴。因此,私人资本来源再次成为关键因素。

还有就是竞争层面。中国已经宣布要在2025年在本世纪的十余项先进技术上超过美国,只用四年时间。

美国——或者英国、德国、日本或其他主要市场和司法管辖区——对这一挑战的回应是什么?

在我看来,美国国会和法院一样,行动太慢,对真正的内在动力还不太了解,对我来说,这表明,本届会议上的许多发言者和其他地方的同行需要作出更多的投入和教育努力。学者、法官,特别是包括投资者和发明家在内的实践者,需要教育国会、教育法院、教育其他公共行为者,因为目前他们不了解知识产权与投资激励之间的联系,至少还不够好。

这次会议是集中讨论这类问题,并努力帮助公共当局为我们建立一个更加成功和有效的知识产权制度的一个良好开端。

谢谢大家的关注。


引用出处

保罗-米歇尔阁下于1988年被罗纳德-里根总统任命为美国联邦巡回上诉法院巡回法官。20041225日,在担任法院法官16年后,他担任首席法官一职。2004年至2010年,米歇尔首席法官一直担任首席法官。米歇尔首席法官于2010年从联邦巡回法院退休。米歇尔首席法官在专利、商标、征收、合同、税务、退伍军人权利、国际贸易和政府人事案件中撰写了300多份意见。他曾获得EliWhitney奖、Katz-Kiley奖和杰斐逊奖章,以表彰他 "对科学和实用艺术的进步做出的杰出贡献"2003年,他被《知识产权管理》杂志评选为全球知识产权领域最具影响力的50位人物之一。在被任命为法院法官之前,米歇尔首席法官曾在政府的行政和立法部门工作了22年。1963年从威廉姆斯学院和1966年从弗吉尼亚大学法学院毕业后,他曾在阿伦-斯派克特手下担任费城地区助理检察官和地区调查副检察官;在莱昂-贾沃斯基手下担任水门事件助理特别检察官,负责霍华德-休斯-贝贝-雷博佐的调查;在迪克-索恩伯格手下担任司法部公共诚信科副科长,指导 "韩国门 "调查。1978年,他被本杰明-西维莱蒂任命为副总检察长,帮助监督美国检察官、联邦调查局和法警局。从19814月到19883月被任命为法院法官为止,他一直在参议员阿伦-斯佩克特的办公室工作,包括担任办公室主任。自200510月以来,他一直是美国司法部门的理事机构--美国司法会议执行委员会的成员。他在乔治-华盛顿大学和其他法学院任教,多次向各市、州、国家和国际律师协会作报告,并参与培训其他国家的法官。他与两位合著者一起,帮助为法律系学生编写了一本名为《现代专利诉讼和战略》的案例书。他发表了许多关于上诉辩护的文章。
[1]石油国家能源服务公司。,LLC诉格林能源集团有限责任公司等,138 S. Ct .1365(2018).
[2]纽厄尔公司诉肯尼制造公司案(NewellCos., Inc. v. Kenney Mfg. Co),《联邦地区法院判例汇编》第二辑第864卷第757页(联邦巡回法庭,1989年)。
[3]“爱丽丝公司诉CLSBank国际案”,载于《美国最高法院判例汇编》第573卷,第208页(2014);“分子病理学协会诉麦利亚德遗传公司案”,载于《美国最高法院判例汇编》第569卷,第576页(2013年);“梅奥合作服务公司诉普罗米修斯实验室有限公司案”,载于《美国最高法院判例汇编》第573卷,第208页(2014)。参见“普罗米修斯实验室公司”案,载于“美国最高法院判例汇编”第566卷,第66页(2012);“赫尔辛医疗保健公司诉梯瓦制药”案。美国,Inc.,139 S.Ct.。628(2019年)。
[4] eBay Inc.诉MercExchange,LLC,547 US 388(2006)。
[5]“梅奥合作服务公司诉普罗米修斯实验室有限公司案”,《美国最高法院判例汇编》第566卷第66页(2012年);“爱丽丝公司诉CLS Bank国际案”,《美国最高法院判例汇编》第573卷第208页(2014年)。


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