连载 | 知识产权收益分享是大学技术转移的一个难题(上)这位孤独的科学家,在午夜时分的本生灯前辛勤工作,或者拿着几件工具蜷缩在车库的角落里,他在美国人的心灵中一直占有一席之地。尽管这一崇高形象具有诱惑力,但真相往往更加平淡无奇。科学家通常以小组的方式工作,团队成员之间的想法往往以一种无法解释的方式流动,每个想法都建立在之前的想法之上。因此,发明通常有多个发明人,每个人负责最终发明的一个次要方面。 这一发明体系与全国各地研究型大学、学院和非营利研究机构的实验室使用的模型相同。[1]一名被称为首席研究员(PI)的教师领导着一个由研究科学家、博士后研究员、研究生和技术人员组成的研究团队。这些研究团队每年负责全国数以千计的新发明。为了将这些发明商业化,大学经常与商业实体合作,在一个称为技术转移的过程中为大学发明的进一步发展提供手段。[2] 技术转移是一个复杂的过程,涉及众多的参与者和各种各样的影响因素。许多大学设立了技术转移办公室(TTO),负责设计和加速这一过程。在过去的三十年里,技术转移已经成为一种经济动力,大学已经成为工业界的重要合作伙伴,提供创新的想法和突破性的概念——通常还有专利发明。[3]2008年,来自191家被调查机构的技术转移产生了25亿美元的学术研究创新许可使用费,可能代表了500亿至700亿美元的商业化产品销售额。[4] 技术转移系统中最未被充分研究的一个方面,是在这些实验室研究产生的专利申请中署名的不同发明人之间的相互关系。在之前的一篇论文中,我讨论了教师和非教师发明人之间存在的谈判力量不平衡,作为解释非教师发明人不投资于技术转移系统的一个因素。[5]同样的谈判力量不平衡直接影响了教师和非教师共同发明人之间关于如何分配专利使用费的协议。最近,一份这样的使用费分享协议导致一名前哈佛研究生因指控欺诈和胁迫而提起诉讼,很好地说明了许多问题。[6] 2013年6月,2004年毕业于哈佛大学的化学博士生马克·夏雷斯特(Mark Charest)和他的博士导师安德鲁·迈尔斯(Andrew Myers)一起起诉了这所大学。[7]这起诉讼起因于一项专利的使用费,该专利涉及一种生产6-脱氧四环素抗生素的新合成方法。[8]这种方法以夏雷斯特博士论文的基础。[9]此外,2005年迈尔斯实验室在《科学》杂志上发表了一篇论文,描述了这种方法。[10]夏雷斯特是该论文的第一位作者。[11] 在那些不起眼的研究实验室发明中,这种方法很有经济价值。[12]和所有这些研究发明一样,这种方法被分配给了赞助大学,在这里是哈佛大学。[13]哈佛大学技术开发办公室(OTD)申请了该方法的专利,[14]一家名为Tetraphase Pharmaceuticals的公司通过从大学获得四环素专利的许可,开始将这项工作商业化。[15] Tetraphase许可使用费的分配导致了当前的争议。[16]哈佛的政策要求大学在所有的专利发明人之间平均分配使用费,除非发明人同意不同的分配方式。[17]哈佛大学的OTD要求夏雷斯特和他的前实验室伙伴自愿接受,将50%给迈尔斯,15%夏雷斯特,15%给迪奥尼西奥·西格尔,15%给克里斯蒂安·勒纳,5%给杰森·布鲁贝克。而不是平均每人20%的分成。[18]四位非教师合作者不认为这是一个公平的分配,他们同意将18.75%的份额分配给夏雷斯特,11.25%分配给西格尔,10%分配给勒纳,10%分配给布鲁贝克。[19]迈尔斯拒绝参与使用费谈判,并坚称他的50%份额不公开讨论。[20] 夏雷斯特最初拒绝接受使用费的不平等分配。[21]当他开始与哈佛大学的OTD进行讨论时,夏雷斯特声称哈佛威胁要直接削减他的专利使用费份额,或者将许可费的分配转移到夏雷斯特没有被列为发明人的第二项专利上。[22]此外,迈尔斯向夏雷斯特施压,要求其接受使用费分配,并给出了“小心行事”、“小心谨慎”和“想想你的职业生涯”等建议。[23] 鉴于来自哈佛和他的博士导师的压力,夏雷斯特签署了一份协议,接受第一项专利18.75%的使用费。[24]第二个专利从未实现,夏雷斯特在他的诉状中声称他相信这是一个捏造的诡计,以迫使他自愿让迈尔斯获得50%的使用费。[25]此外,迈尔斯拒绝在夏雷斯特研究生毕业后申请职位时作为推荐人,甚至在潜在雇主直接联系迈尔斯询问夏雷斯特时不回电话。[26] 夏雷斯特案突显了许可使用费分享协议中的重要问题。首先,教师和学生可能会以不同的方式评价自己的个人贡献——也许不是基于专利法中的发明人定义。其次,学生很可能屈服于大学和教师的要求(即使在抗议之下),等到毕业后再提起诉讼。学生的这种行为高度表明了教师和非教师发明人之间的谈判力量不平衡。本文深入讨论了技术转移和发明披露中出现的问题。由于这些问题一直存在,所以大学不应该忽视《拜杜法》中规定的收入分享要求,并应实施收入分享政策和相应的争议解决政策,以确保共同发明人之间公平分享许可收入。 本文探讨了大学技术转移过程的基本问题及其对收入分享和整个技术转移过程的累积影响。第Ⅱ部分概述了大学技术转移的历史和过程,包括对《拜杜法》的历史和目的以及技术转移办公室的作用的讨论。第Ⅲ部分叙述了激励大学发明人披露发明以及根据专利法界定发明人和所有权的问题,以及大学遇到的相关问题。第Ⅳ部分讨论了《拜杜法》收入分享要求,并解释了在讨论大学可能的收入分享政策之前,第Ⅲ部分遇到的问题在收入分享背景下同样重要。 大学科研跨越了从基础研究[27]到应用商业化的技术领域。将大部分研究联系在一起的是对联邦资金的依赖。对联邦资助的依赖导致国会关注纳税人从研究投资中获得公平的回报,并通过了《拜杜法》,该法案管理联邦资助的研究过程中创造的发明的知识产权。《拜杜法》的历史和目的将在第Ⅱ部分A详细讨论.拜杜法的规定和激励反过来又导致大学设立技术转移办公室,处理与这些大学发明有关的知识产权。第Ⅱ部分B侧重于技术转移办公室及其在技术转移中的作用。 A.《拜杜法》的历史虽然专利权的存在通常是为了鼓励发明并向公众公开,[28]但在1980年之前,联邦资助的大学研究缺乏对发明人或大学的奖励。许多资助机构认为,这些创新的所有权属于资助机构本身,[29]因为缺乏统一的联邦政策来界定联邦资助研究产生的创新的所有权。[30]因此,使用联邦基金的研究人员没有任何动机披露创新,除了在出版物中披露,这些出版物导致了这些发明对知识的共享。此外,那些获得专利的基础研究发明往往没有得到充分利用。在美国政府持有的大约30,000项专利中,只有5%被授权给私营企业。[31]《拜杜法》的一个目标是创造激励机制,推动学术创新的商业化。[32] 《拜杜法》为资助大学研究的机构规定了统一的联邦专利政策。《拜杜法》的一项既定政策是“促进利用联邦政府支持的研究或开发产生的发明。”[33]《拜杜法》在一定程度上实现了这一政策,该法案赋予大学对联邦资助的发明的所有权,[34]并通过授权将这些发明商业化。这一过程通过允许大学收取许可收入来激励大学将发明商业化。认识到发明人需要激励措施向大学披露他们的发明,拜杜法也要求大学与发明人分享一部分许可收入。[35] 1980年《拜杜法》的通过刺激了大学技术转移的加速。1980年,美国各大学大约有20多个技术转移办公室(TTO);今天,技术转移已经发展到几乎每一个主要的研究机构都有一个TTO。[36]2009年大学技术经理协会对179个技术转移办公室的调查报告称,申请了12,109项新专利,授予了5,300多份许可证。[37]2009年,许可证收入增长到约23亿美元,而2000年许可证总收入约为10亿美元。[38] B.技术转移办公室的作用据报道,专利申请和许可数量的增加是由于大学技术转移过程的运作,这一过程早在TTO参与之前就开始了。技术转移过程始于大学研究实验室的发明创造。大学研究实验室的大部分成员包括领导研究小组或实验室的教师研究人员(称为“首席研究员”)、非终身制教师研究助理、博士后研究员、研究生和技术人员。[39]项目资助导致学术研究人员作为发明人必须向大学的TTO披露发明。一般来说,发明人需要填写一份披露表格,提供关于发明、相关资金和发明人身份的基本信息。[40] 一旦TTO收到披露的信息,它将根据市场分析和可专利性搜索来决定是否为该发明申请专利和许可。[41]一旦确定专利保护是适当的,TTO开始专利申请过程,并试图许可该发明。TTO将许可收入分配回大学,以资助进一步的研究,并支持大学其他的教育和行政职能。重要的是,许可收入的一部分被分配给发明人,作为鼓励发明和将发明披露给大学的激励措施。[42] 在技术转移过程中,至少应强调三个相关的问题。为了开始这个过程,发明披露是一个重要的要求,但是没有大学研究人员的支持,这样的披露不会发生。一旦披露,大学研究人员必须确认发明人的身份,以便申请专利。不幸的是,确认发明人的身份是一个比最初看起来更困难的领域。最后,为了分配许可收入,必须采用根据发明创造贡献的相对比例、发明人之间的相互协议或其他方法来确定发明人之间的收入分配。这种分配机制是技术转移的一个研究较少的问题,但与前两个问题一样充满了许多困难。 因此,为了理解收入分配带来的问题,回顾与前两个问题相关的文献也是有帮助的。第Ⅲ部分A充分讨论了激励发明披露的问题,并分别在第Ⅲ部分A.1和第Ⅲ部分A.2中概述了发明披露的激励和抑制因素。第Ⅲ部分B讨论了定义发明人身份所涉及的问题,包括第Ⅲ部分B.1中对专利所有权和发明人实际身份的讨论,以及第Ⅲ部分B.2中对大学环境中具体发明人身份问题的讨论。 A.问题一:激励发明披露关于大学技术转移过程中的发明披露,已经有很多著述。大学技术转移系统的基础是依靠发明研究人员披露可专利和可许可的创新——否则,这些创新通常会发表在科学期刊上,从而进入公共领域。然而,由于种种原因,教师对技术转移过程的支持落后于大学投资。 为了支持技术转移系统,大多数大学政策都包括披露和分配发明所有权的义务,大学要求研究人员同意这些政策作为就业条件,包括作为学生研究助理的就业。[43]非雇员研究人员,如研究生,有时甚至是本科生,通常都受到类似政策的约束,在这些政策中,大学主张对利用大学资源开发的任何发明拥有所有权。[44] 尽管有披露的合同义务和货币收入的可能性,但多达50%的可专利创新没有被研究人员披露给他们大学的TTO。[45]这种对披露义务的忽视表明了披露激励与对研究人员的其他影响因素之间的不平衡。披露激励通常是货币性的——按照《拜杜法》对联邦资助发明的要求,是许可收入的一部分。[46]另一方面,忽视披露要求的激励是多种多样的,包括社会规范、时间管理问题以及缺乏关于义务和货币激励的教育。 1.披露激励 大学的知识产权政策通常规定,教职员工和非教职员工的发明人可以从发明创造中获得一部分许可收入,作为披露信息的激励措施。发明人的平均收入分配是净许可收入的40%。[47]然而,政策在授予各方的百分比以及根据发明产生的许可收入金额,这些百分比是稳定的还是可变的存在很大差异。[48] 一些学者认为,在学术研究领域,货币激励不如其他类型的激励有效。这些学者认为,学术研究人员更感兴趣的是终身职位的有保障就业、知识自由和同行的认可。[49]虽然这些非货币目标和利益依赖于研究的资助和一系列出版物,但它们与货币激励并不矛盾。事实上,许多学者已经使用经验方法来模拟通过许可收入份额激励教师研究人员的效果。总的来说,这些研究得出结论,货币激励至少对披露有一些积极影响。[50]然而,一些研究表明,与研究人员分享收入几乎没有或没有积极影响。很可能不同机构的教师对货币激励的反应会因不愿披露的竞争性抑制因素的强弱而有所不同。 2.不利于披露的因素 与这些披露的金钱激励相对应的是学术研究环境中固有的一些压力。社会规范、缺乏教育以及认为时间花在别处更好的观念,这些因素共同抵消了披露的潜在金钱激励。[51] 大学科学家在一个通过出版物、会议和公开讨论自由分享想法的社区中工作。围绕这个社区的社会规范使得很难让让大学科学家相信参与技术转移过程是有价值的,因为这些规范中有许多与技术转移相冲突。[52]例如,专利产生了限制发明使用的专有权。申请专利也可能会延迟公开。虽然当前的美国专利法允许在研究发表之后但在专利申请之前有一年的宽限期,[53]但许多其他国家的专利法对专利申请之前的任何创新的公开都有绝对的限制。[54]因此,学术研究人员可能担心,向TTO大学披露创新成果会导致要求推迟出版或会议交流,以便提交专利申请。[55] 此外,科学家通常缺乏关于专利法和技术转移的教育。科学家可能缺乏关于发明或发明人的法律定义以及向TTO披露发明所需步骤的知识。学术研究人员无法本能地理解何时创造了可申请专利的发明,甚至无法认识到披露发明的义务的存在。就下文讨论的时间压力而言,如果学术研究人员对技术转移的重要性缺乏基本的了解,他们就不太可能抽时间自学。 最后,除了社会规范和技术转移教育之外,简单地平衡披露所需的时间投资和收回的期望可能会对披露产生不利影响。对于许多学术研究人员来说,这种时间承诺的平衡可能非常有利于不披露。一旦教师研究员创造了一项新技术,她必须确定该技术的最佳用途和她的时间,以便继续获得更多的资金和工作稳定性,如终身职位。在遥远的未来,金钱上的收益可能不会超过一份出版物或进一步的资助写作。[56]同样,博士后研究人员和研究生必须在出版及其伴随的职业发展和披露所需的时间之间做出权衡。[57] 引用出处 [1]为简洁起见,“大学”在本文其余部分中使用的将包括研究型大学和非营利研究机构。 [2]为了这篇文章的目的,“技术转移”是一个过程,通过这种过程,大学研究人员的创新被许可或以其他方式传送给最终将商业化的创新实体。大学技术管理者协会将技术转移定义为:“技术转移是将科学发现和基本发现发展和商业化为相关应用的过程。”大学技术管理者AsSn,Autm美国许可活动调查:FY2008 7(Rich Kordal等)。2010年)[以下简称AUTM FY2008]。 [3]杰里·G。瑟斯比等人大学许可的目标、特点和结果:美国主要大学的调查,26 J技术转移59,59(2001)[以下简称瑟斯比,目标] [4]见AUTM FY2008,前注2,第3,8页。 [5]参见JenniferCarter-Johnson,超越爱因斯坦和爱迪生:在技术转移中为非教师发明人争取空间,47 IND。L.REV。645(2014)。 [6]夏雷斯特诉哈佛大学校长及研究员案。安德鲁 g. 迈尔斯,2016 wl 614368。2016年2月16日)(编号1:13-cv-11556)。 [7]同上,第1-4页。 [8]同上,第4-5页。 [9]同上,第5页。 [10]同上,第4页。 [11]同上,第5页。 [12]同上,第7页。 [13]同上,第5页。 [14]同上,第5-7页。 [15]同上,第7页。 [16]同上,第8-9页。 [17]同上,第8页。 [18]同上。 [19]同上,第9页。 [20]同上。 [21]同上,第10页。 [22]同上,第10-11页。 [23]同上,第10页。 [24]同上,第12页。 [25]同上。 [26]同上,第10页。 [27]如本文所述,基础科学研究是旨在提高对自然世界基本原理、关系和运作方式的理解的研究。基础科学研究的主要目标是理解,而不是创造商业产品。 [28]《美国宪法》第1条,第8款,第8项。 [29]参见,例如,Bhaven N。Sampat,《20世纪的专利和美国学术研究:拜杜法前后的世界》,35 RES.POL'Y 772,776-77(2006年)。 [30]约翰 · 泰勒三世,《推进大学创新: 必须有更多的期望ーー必须做更多的事情》 ,明尼苏达大学科学院。& tech.143,146(2009). [31] NAT'L ACADS. 的 NAT'L 研究委员会,在公共利益中管理大学知识产权 16(Stephen A.Merrill 和 Anne-MarieMazza 编辑,2011 年)。 [32] 1980年拜杜法,公共。法律编号96-517,94 Stat。3015,3019-29(编纂于《美国法典》第35篇第200-212条)。关于导致实施《拜杜法》的历史的完整描述,见丽贝卡·艾森伯格,《公共研究和私人发展:政府资助研究中的专利和技术转移》,82 VA. L. REV. 1663,1671-95 (1996)。 [33]《美国法典》第35篇第200条(west,westlaw 至 p.l. 114-114(不包括 p.l. 114-92,114-94和114-113)2016)。 [34]《美国法典》第35篇第202条(a)(west,westlaw 至 p.l. 114-114(不包括 p.l. 114-92,114-94和114-113)2016)。 [35]《美国法典》第35篇第202条(c)(7)(b)(west,westlaw 至 p.l. 114-114(不包括 p.l. 114-92,114-94和114-113)2016)。 [36]见吉迪恩D。Markman等人,《象牙塔创业:激励制度重要吗?》,29 J。技术转移353,353(2004年)。 [37]参见《大学技术管理人员协会,AUTM美国许可活动调查:2009财年25,34》(Rich Kordal等人编辑,2010年)。 [38]同上,第37页。 [39]有关研究实验室的更完整描述,请参阅 JenniferCarter-Johnson,揭开大学与其学术研究人员之间的区别:专利侵权和大学技术转移的教训,12 VAND。J. 耳鼻喉科。 科技。L. 473, 478-80 (2010)。 [40]大学研究中经常提到的两种类型的披露:(1)发明人向大学披露,(2)大学向相关政府资助机构披露。为了本文的目的,“披露”将是指发明者的发明向大学TTO披露。 [41]见AUTM FY2008,前注2,第21页(“一旦技术转移办公室收到披露形式的创新,它将评估每次披露的商业潜力、新颖性、启动机会的潜力和预先存在的义务。”)。 [42]拜杜法要求大学等非营利组织与发明人分享通过获得联邦资助的发明许可而获得的部分使用费。《美国法典》第35篇第202条(c)(7)(B)要求资助协议包括“承包商与发明人分享使用费的要求”作为条款。《美国法典》第35篇第202条(c)(7)(B)(West, Westlaw 到 P.L. 114-114(不包括 P.L. 114-92、114-94 和 114-113)2016)。 [43]例如,密歇根大学的技术转移政策,密歇根大学(2009年6月1日),http://www.techtransfer.umich.edu/resources/policies.php; JamesD.Clements,《改善拜杜法:发明者拥有联邦资助研究专利的案例》,49 IDEA 469500-01(2009)。 [44]关于大学在某些情况下要求学生创造发明所有权的争论,例如在课堂上创造的发明。本文仅限于在大学研究实验室的情况下的发明人,这通常意味着学生在许多方面也作为大学的雇员和使用大量的大学资源。有关这场辩论的更多信息,请参见肖恩B。西摩,我的专利,你的专利,还是我们的专利?学术研究小组内的发明人争议,16 ALB。《L.J.科技》第125,137页(2006年);安东尼J。卢皮诺,《修补漏洞:消除所有权不确定性以促进大学创新》,78 UMKCL。牧师。367,377-78, 383-84 (2009). [45]参见 Richard A. Jensen、Jerry G. Thursby 和 Marie C. Thursby,大学发明的披露和许可:“我们可以用 S**t 做的最好的事情”,21 INT'L J.INDUS。 组织。1271、1272 (2003);Jerry G. Thursby 和 Marie C.Thursby,教师参与许可的利弊,在16 大学创业和技术转移:过程、设计和知识产权(创业研究的高级),NOGR,NOMIC,16 189 (Gary D. Libecap ed., 2005) [以下称为 Thursby, Pros and Cons]; Albert N. Link、Donald S. Siegel 和 Barry Bozeman,学术界参与非正式大学技术转移倾向的实证分析,16 INDUS。&公司。第 641、642-43 号变更(2007 年)。 [46]一般参见2016年《美国法典》第35篇第200-204条(West、Westlaw 到 P.L. 114-114(不包括 P.L. 114-92、114-94 和 114-113)2016)。 [47]瑟斯比,《目标》,前注3,第61页。 [48]对于两个主要的大学收入共享政策的详细描述,请参阅Carter Johnson,上文注释5。 [49]丹尼尔S。格林伯格,《出售科学:校园资本主义的危险、回报和错觉》第22-23页(2007年)。参见凯瑟琳J。Strud堡,好奇心驱动的研究和大学技术转移,16大学创业和技术转移:过程、设计和知识产权(创业、创新和经济增长的研究进展)93,99-104(Gary D. Libecap ED,2005)。 [50]参见,例如,Donald S。西格尔,David Waldman和Albert Link,评估组织实践对大学技术转移办公室相对生产率的影响:一项探索性研究,32RES.Pro’27,44-45(2003);JosephFriedman与JonathanSilberman,大学技术转移:激励、管理和定位问题,28 J?《技术转移》第17、29页(2003年)(显示教员研究人员的许可证收入分成激励与执行的许可证数量呈正相关但弱相关,与许可证收入呈强相关。这种差异可能是由于一项或多项“重磅炸弹”发明造成的数据倾斜,也可能是由于执行更多许可证的TTO资源受到限制所致。);艾伯特·N·林克和唐纳德·S。Siegel,《产生基于科学的增长:组织激励对大学产业技术转移影响的经济分析》,11欧元。J鳍169, 179 (2005); Thursby,赞成和反对,前注45,第192页;Saul Lach&Mark Schankerman,《大学中的激励和发明》,39 RAND J。经济。403404(2008年)(表明与科学家分享许可收入对许可结果有很大影响)。 [51]关于披露不利因素的全面讨论,请参见卡特·约翰逊,前注5。 [52]例如,见Thursby,赞成和反对,前注45,第189页(“某些教员可能会出于与学术科学家和工程师的正确角色相关的“哲学”原因而拒绝披露。”);Arti Kaur Rai,《规范科学研究:生物技术研究中的权利和科学规范》,西北94。UL牧师。77(1999年)(讨论生物技术研究界科学规范的变化);阿蒂K。雷和丽贝卡S。艾森伯格,贝赫·多尔改革与生物医学进展,66法律与内容。问题。289,189-90(2003)(讨论了“开放科学”规范的侵蚀,至少部分来自于鼓励基本生物医学研究的大学专利申请)。关于技术转移科学规范的存在及其影响的辩论的全面讨论,请参见Charles R.McManis&Sucheol Noh,《Bayh-Dole法案对基因研究与发展的影响:评估迄今为止的论点和实证研究》,《创新商业化的观点》(F。斯科特·基夫和特洛伊A。帕雷德斯编辑,2012年)。 [53]《美国法典》第35篇第102条(b)(1)(West, Westlaw 到 P.L. 114-114(不包括 P.L. 114-92,114-94 和 114-113)2016)。 [54]一般参见国家/地区专利法的某些方面:宽限期,WIPO(2015年11月),http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/grace_period.pdf(描述在欧洲和其他国家出版的宽限期或缺乏宽限期)。 [55]参见,例如,知识产权政策,华盛顿大学-圣路易斯,(十月12014日),https://wustl.edu/about/compliance-policies/intellectual-property-research-policies/intellectual-property/(“研究成果的发布不得受到知识产权商业化协议的阻碍。但是,可以包括通过专利申请保护知识产权的最小和明确的延迟。”)。 [56]丹尼尔W.埃尔芬拜因,出版物,专利,大学发明市场,63 J.经济。比哈夫&组织。688, 689 (2007); Jensen,Thursby&Thursby,前注45,第1272页。 [57]关于为什么非教员研究人员不太可能受到技术转移系统的激励以及将他们纳入该过程的建议的完整讨论,请参见卡特·约翰逊(Carter Johnson),前注5和卢皮诺(Luppino),前注44。
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