连载 | 知识产权收益分享是大学技术转移的一个难题（下）【完结】

B.问题二：确定发明人身份

一旦大学研究人员决定披露，技术转移过程中的下一个障碍是确定谁应该是专利的署名发明人。如上所述，在这一过程中缺乏教育可能确实会首先阻碍披露。也许更重要的是，缺乏教育加上研究界固有的偏见可能会导致专利申请中遗漏发明人。

1.定义发明人身份

要理解大学技术转移过程中发明认定的问题，了解专利法对发明人的基本规定是很重要的。根据美国专利法，专利的所有权最初属于发明人。[1]联邦巡回法院使用了强烈的语言来表明这一点，认为默认情况下，“一项发明推定属于其创造者”，[2]并且发明人所有权是“专利法的基本原则”。[3]因此，专利发明人的署名定义了专利的所有权以及谁需要将专利技术的权利转移给大学进行许可。[4]

在Ethicon公司诉U.S.Surgical公司案中，联邦巡回法院解释说，发明的构思决定了发明人的身份。[5]联邦巡回法院认为，“构思是在发明人的头脑中形成的完整的、可操作的发明的明确的、永久的想法，因为它以后将被应用于实践。”[6]

构思不一定是一个人，而是多个人可以有资格成为发明人。共同发明人被定义为“两个或两个以上人员合作解决所述问题的产物。”[7]然而，确定两个研究人员是否是共同发明人并不总是容易的。多个研究人员可以成为一项专利的共同发明人，即使“（1）他们没有在物理上一起或同时工作，（2）每个人没有做出相同类型或数量的贡献，或者（3）每个人没有对专利的每项权利要求的主题做出贡献。[8]每个人只需完成“产生发明的部分任务”，[9]但如果他们仅仅是在构思之后帮助发明人或者向发明人提供本领域的基本原理和解释，则不能将其视为共同发明人。[10]

一个专利通常包含多个权利要求，每个权利要求都涉及本发明的不同方面。因此，一项专利发明可以并且经常被归于几个发明人，每个发明人必须在构思上对该专利中的至少一项权利要求做出贡献。[11]此外，由于构思的发明随时间变化，最初的构想通常并不代表所有发明人。[12]

未能指明发明人的后果可能相当严重，尽管最近的变化使遗漏问题减少了。在1952年《专利法》第256条通过之前，所有关于增加或删除发明人的错误都会导致专利无效。[13]第256条的通过允许对列出的发明人进行改变。[14]根据第256条，将一个发明人从一项已颁发的专利中除名，可以不考虑这个人最初是如何被署名的。[15]然而，为了将发明人添加到已发布的专利中，不允许未被署名的发明人具有任何欺骗性意图。[16]最近，《美国发明法案》（AIA）的通过极大地改变了第256条的语言，[17]删除了错误产生时没有欺骗意图的要求。[18]这大大增加了专利权人的权利，因为他们在试图弥补专利中的发明人署名缺陷时，不再需要为欺骗行为的指控进行辩护。

2.发明人对大学的重要性

虽然专利的所有权最初授予发明人或共同发明人，但《拜杜法》赋予大学“选择保留任何主题发明的所有权”的权利。[19]直到最近，许多人认为这项规定意味着联邦资助的发明的所有权自动归属大学，而不是通过发明人的转让。[20]这一假设最近在斯坦福诉罗氏（Stanford v.Roche）一案中被否定。[21]

在罗氏案中，被斯坦福大学聘为研究员的马克·霍洛德尼签署了斯坦福大学的“版权和专利协议”，要求他将任何发明和相关知识产权转移给斯坦福大学。[22]他后来与塞特斯（罗氏）签署了一份“访客保密协议”，规定霍洛德尼将他在塞特斯工作期间开发的“每一个想法、发明和改进的权利、所有权和利益”转移给塞特斯，包括他后来开发的基于聚合酶链反应的艾滋病毒检测分析。[23]

几年后，斯坦福以霍洛德尼专利为由起诉罗氏侵犯专利。[24]罗氏反驳称，斯坦福并不拥有这些专利，因为霍洛德尼的访客保密协议包含了一项基于聚合酶链反应的发明转移，因为该检测是基于霍洛德尼在塞特斯学习的技术。[25]联邦巡回法院同意罗氏的观点，指出斯坦福之前的《版权和专利协议》只是规定了转移的合同义务，而不是实际转移。[26]霍洛德尼可能违反了他对斯坦福的合同义务，但这项技术的第一次转移给了塞特斯。最高法院认为，资金来源并不影响最终专利的所有权，即使聚合酶链反应检测是根据《拜杜法》由联邦资金开发的，所有权最初仍然属于发明人。[27]因此，因为霍洛德尼首先将他的专利权转移给了塞特斯，他没有权利再转移给斯坦福。因此，大学必须获得有效的专利转移协议，才能有权转移所有权。

根据罗氏案的决定，专利权最初属于发明人——即使是那些使用联邦资金进行发明的人。因此，大学必须依靠发明人来完成专利申请和任务。没有发明人的合作，大学无法获得所需的专利，也无法监督其内部创造的技术的许可。[28]

科学研究者可能很难确定谁应该被列为发明人。由于发明人身份的模糊性，导致技术转移过程中可能出现问题。由于发明的定义和现代大学研究环境的复杂性，发明通常包括许多人在最初构思的基础上做出的构思和创造性贡献。不幸的是，大学往往将谁是发明人的决定权留给研究人员自己，尤其是在披露阶段。由于这些研究人员缺乏专利法培训，他们对共同发明人的确定可能在法律上不正确，导致不当的专利申请和转移。如果大学TTO未能将一名共同发明人列入专利名单并获得转让，该共同发明人可能会在以后起诉，要求其专利权，并可能在大学的许可过程中竞争这些权利。

由于教师研究人员否认非教师，特别是研究生和本科生是发明人——这并不罕见，所以遗漏发明人的相关问题可能会加剧。一些大学的研究人员公然向美国专利商标局宣称自己是唯一的发明人，尽管有几名研究生和博士后研究员在创新的基础上共同撰写论文，[29]或者宣称实验室中所有的创新工作都来自教师。[30]甚至法律学者也从教师发明人那里发现，认为研究生需要教师顾问来研究课题，这意味着这些学生缺乏构思方面的创造力。[31]

许多教师发明人的这种态度造成了真正的问题。比如在周诉芝加哥大学（Chou v.University of Chicago）案中，周的教师顾问没有将她列为专利发明人，并在她申明自己的申请权时解雇了她。[32]离开实验室后，周博士起诉了她的导师罗兹曼、芝加哥大学和芝加哥大学授权机构ARCH开发公司，要求更正发明人，以便将她的名字作为共同发明人添加到专利中，这样她就可以获得一部分许可收入。[33]在上诉中，联邦巡回法院认为。罗兹曼对他的学生负有受托责任，在专利申请中给予她作为共同发明人的荣誉。[34]

教师和非教师发明人之间的这些问题可以被视为权力失衡，影响非教师发明人谈判发明人身份和许可收入份额的能力。[35]在教师研究人员和在实验室工作的非教师研究人员之间的谈判中，这种权力不平衡经常加剧。与许多就业情况相比，教师研究员对博士后研究员和实验室学生的未来职业前景拥有很大的影响力。由于研究生科学项目的学徒式结构，教师控制学生的学位前景以及学生和博士后研究员的出版能力。对于非教师研究人员来说，这种关系使得发明人身份和收入分配的讨价还价成为问题，因为有问题的成员对非教师研究员有很大的感知权力。这种极端的感知权力不平衡可能导致非教师研究人员避免冲突和缺乏披露。[36]

A.问题三：确定收入分配

在披露和许可之后，幸运的大学和发明人将从专利发明中获得收入。由于《拜杜法》的要求，这些收入由专利的所有指定发明人分享。然而，《拜杜法》并没有规定如何在共同发明人之间分配收入。技术转移政策和共同发明人之间的谈判决定了分配，但提出了许多与上述披露和发明人确定相同的问题。

1.收入分享要求

如上所述，《拜杜法》要求大学与发明人分享专利许可的收益。[37]然而，无论是《拜杜法》还是其实施条例都没有规定如何与任何特定的发明人分享这种收入，尽管《联邦法规法典》通过在收入分享要求中提及联邦雇员共同发明人而明确承认共同发明人的存在。[38]因为许多大学专利具有多个共同发明人，这种收入分享要求使得大学和/或发明人必须确定多个竞争利益之间的收入分配机制。

大学技术转移政策通常规定了发明人作为一个群体的收入份额。[39]这些政策也可能规定了发明人之间的收入分配机制。例如，从我们在引言中夏雷斯特的例子来看，[40]哈佛大学的政策要求所有共同发明人同意的收入分享协议或默认使用费的平均分配。[41]

正如在夏雷斯特案中一样，当大学忽视规定的政策时，可能会出现问题。例如，哈佛大学和首席研究员（PI）都认为PI应该有50%的使用费，剩下的50%由其他四个非教职的共同发明人分享。[42]当夏雷斯特不同意时，他更倾向于默认的20%分成，哈佛大学介入并推动了这项协议，尽管它的政策与此相反。[43]

因此，大学技术转移政策虽然几乎完全是自由裁量的，但也需要成为大学真正政策的声明。这些政策应该解决技术转移过程中各方的利益冲突，承认所有的发明人不是一个单一的群体。[44]

2.相互竞争的利益和态度

要了解在共同发明人之间分配收入的最佳方式，了解各方的态度和利益非常重要。共同发明人可以是上述实验室成员的任何组合——教师、研究生、博士后等等。上述技术转移问题点中描述的许多问题也渗透到收入分配的讨论中。

在讨论收入分配时，针对披露的货币激励更为直接。试图根据自己的贡献来确定其公平收入分配的个人发明家可能会有直接的货币激励来评估其贡献。然而，就像在披露方面一样，货币激励可能无法抵消个人在尽量减少其贡献方面的其他压力。

例如，一名研究生与她的PI是共同发明人，她可能会面临几个压力，以最大限度地减少她的收入分配，类似于为承认发明人身份而进行的斗争。与发明人不同，没有法律规则要求对署名的发明人进行任何特定的收入分配。公平和公正是分享超过最低数额的收入的最佳论据。

不幸的是，如果教师发明人难以承认研究生是共同发明人，公平分配可能是一个困难的论点。如上所述，大学研究人员没有接受过关于发明人规则的教育。这种缺乏教育可能会导致高估对发明的某些贡献，同时低估其他贡献。由于在起诉期间的权利要求修正案可能会缩小所披露发明的范围，从而加剧这些错误估计。此外，许多教职员工可能很难相信研究生会贡献创造性的想法。这种态度进一步减少了对研究生的任何预期分配。

在这种情况下，当对贡献的看法不一致时，就收入分配进行谈判会相当困难。[45]即使是直接的金钱激励也不可能克服研究生不愿意激怒她的PI的心理，因为从长远来看，项目的分配和未来的就业更有价值。

考虑到这些相互竞争的利益和权力不平衡，大学必须决定如何在共同发明人之间公平分配收入。然而，由于缺乏《拜杜法》的指导，公平的定义对每所大学可能有不同的含义。

B.定义“公平”的收入分配

需要明确的是，无论是《拜杜法》还是联邦法规，都没有要求共同发明人之间的“公平”分享，只要求与他们分享收入。有人可能会说，可以给共同发明人象征性的一笔钱，但这似乎对法定要求的精神提出了质疑，如果不是具体语言的话。更成问题的是，对于什么是共同发明人之间的公平收入分配，可能会有不同的看法。大学政策可能会有很大的不同，但基于一些因素，仍然被认为是公平的。

第一个可能的收入分配政策是在专利的所有共同发明人之间平均分配发明人部分的收入。这种政策反映了收入分享与初始专利所有权的一致，因为所有共同发明人都被认为是专利的平等所有者。然而，平等的收入分享政策并不能反映发明人的基础工作。要成为共同发明人，从而成为专利的共同所有人，必须对专利的至少一项权利要求做出贡献。在平等分享政策下，某共同发明人可能只贡献发明的一小部分，但从专利许可中获得与主要发明开发者一样多的钱。此外，《拜杜法》的收入分享政策理论上是关于发明披露的，而不是纯粹的专利所有权转移补偿。[46]大学雇员已被要求将专利权转移作为其雇佣条款的一部分；因此，这否定了向每位共同发明人支付同等报酬以补偿所有权的必要性。

收入分配的第二种分享政策将基于创造性的投入。根据发明投入政策，大学TTO或共同发明人将决定每个发明人对最终发明的贡献是多少，并根据贡献分配收入。该政策反映了每个发明人贡献的工作，并忽略了上述平等所有权问题。由于对上述发明步骤的实际含义缺乏了解，实行该政策可能会出现困难。此外，构思并不等同于个人为项目贡献的实际工作量，这使得共同发明人更难理解收入分配。此外，由于专利起诉过程的性质，专利申请修正案可能会在申请过程中改变相对的创造性输入。一旦专利修改，如果她的贡献被认为是不可专利的，披露时的共同发明人可能不再是实际发明人。这些困难可以通过TTO更加重视教育来缓解。

第三种收入分配政策是由共同发明人决定他们之间的分配。这项政策的优势在于，它允许发明人自主决定他们认为公平的分配。然而，这种自主性也是这一政策的败笔。如上所述，缺乏关于什么是创造性贡献的教育将因实验室结构中固有的谈判力量不平衡而加剧。此外，与第二项政策相关的问题也将存在，但没有激励TTO领导教育工作。

最后一个主要的收入分配政策选项是，当PI是一名发明人时，给实验室的PI设定一个最低百分比，以认可PI对实验室中所有工作的潜在贡献。一所大学可以很好地决定PI应该获得至少百分之五十的收入份额，因为PI领导实验室的资金努力以及对实验室成员的指导。这种方法认识到收入分享条款的潜在动机之一是披露。有一个投资于技术转移系统的PI增加了长期披露的可能性，因为实验室的其他成员可能在几年后离开大学。然而，如果发明主要由实验室的其他成员开发的，这些成员可能会觉得收入分享并不完全公平。

因此，这种方法需要TTO进行大量的初始教育，以解释为什么PI会自动获得大份额。该政策还需要辅之以如上所述的第二种政策，以确定剩余收入应如何分配。然而，直接将大份额分配给PI可能会导致PI在谈判期间对其他共同发明人的压力，因为PI将获得其（感知收益）较大份额。根据大学的决定，这项政策可能反映第二种政策中的所有权或发明权。

这些基本的收入分配政策有许多不同之处。确定共同发明人可以在从披露到许可再到专利发布过程中的不同时间点进行。确定发明人百分比的实体可以是共同发明人，TTO，一个独立的专利律师或独立的常设委员会。在决定共同发明人之间的收入分配时，大学也可能会重视许可协议。如果发明中相对较小的部分是许可证协商背后的驱动力，则该发明人可以获得比基本政策可能允许的收益相对较大的一部分。这些变化中的每一个都将有好处和缺点，每个大学都必须根据自己的过程来权衡。这些政策通常需要TTO的大量投入。

此外，这些政策中的每一项都可能导致共同发明人不同意收入分配结果。一些政策可能源于发明人之间的分歧，而另一些政策可能源于发明人怀疑非发明人仲裁人的决定。无论如何，大学应该有一个解决这种分歧的政策。该流程的方法将因初始政策的类型而异，超出了本文的范围。

任何大学都不应该采取的一项收入分配政策是忽视非教师发明人的贡献。《拜杜法》没有区分不同类型的共同发明人，[47]并要求所有发明人从专利许可中获得一部分收入。因此，大学应该仔细考虑包括所有共同发明人在内的收入分配政策，以及让这些政策有最大机会发挥作用的教育计划。

大学的政策可能不符合各方的目标和利益。哈佛大学的政策要求所有共同发明人同意收入分享协议，或者默认使用费的平均分配。不可能所有的发明人都对一项发明做出同等的贡献，或者教师发明人认为非教师员工的贡献是巨大的。这些态度加上有利于发明人的谈判力量不平衡，使得许多研究生除了同意PI之外别无选择。

共同发明人之间的收入分配政策有许多选择。需要对大学技术转移政策的收入分配和争议解决进行更多的研究，以便大学能够谨慎执行这一阶段的技术转移过程。